隨著國內企業技術進步、自主創新能力和產品質量管控能力的提升，國產品牌在國際上的競爭力越來越強，在國外市場上攻城略地的同時，也引來了競爭對手和非運營實體(NPE)的覬覦。在過去的十年中，我國一些實力較強的大型企業已經在國外遭遇了一些知識產權訴訟，其中有丟兵棄甲的，也有頑強抗爭的，對于后者而言，無論最后結局如何，總歸是吸取了一定教訓，積累了一些寶貴經驗。但由于各種原因，這些用巨額學費換來的實戰知識和經驗始終未能進入公眾視野，供大家借鑒和學習，媒體報道的事件和總結的“經驗”也浮于表面，實踐指導意義不足。

筆者有幸在工作當中經歷了多次海外知識產權訴訟，其中有曠日持久且足以摧毀筆者所在企業整個海外市場的事例，也有小到可以在一兩個月內用幾萬美元解決的案件，在本文中，筆者梳理和總結了通過這些案件積累到的關于產品出口知識產權風險排查及規避相關經驗，在被允許揭示的范圍內形成簡短的文字，與同業者們分享。

一、資源準備

1.擬出口國家相關法律法規和司法實踐

從筆者的經驗來看，產品出口前的法律準備比技術和生產準備更為重要：產品做不好，結果無非是客戶和營收少，但如果不做法律風險防范而盲目出口，結果無異于赤膊上陣，不僅之前若干辛苦和努力付之一炬，還會因巨額賠償而給企業造成致命的打擊。相反，如果充分了解了目標市場的知識產權相關法律法規并有針對性地做好法律風險評估和規避措施，就能極大降低產品扣押、侵權賠償和禁售的風險，為產品出口保駕護航。

法律準備因目標國家的司法體系不同而有所差異。對于成文法系國家，重點是熟悉現有的法律法規，尤其是關于知識產權案件的民刑性質劃分、關于管轄權的規定、案件審理時長、臨時禁令和永久禁令的頒發條件、侵權賠償額度的計算方法、遭遇錯誤執行的救濟渠道等。對于普通法系國家，除了了解有限的法律規定外，更多的精力則應相關法律議題的已有判決結果和法官的裁判思路。

值得一提的是，近年來兩大法系一直在相互借鑒和吸收，成文法國家法官發揮自由裁量權審判的案例正在逐漸填補僵硬和粗線條的法律條款所覆蓋不到的空白，加之一些“約定俗成”的規則不會在法律條文中體現，但往往在案件審理過程中發揮重要作用，因此案例研究同樣應當作為成文法系國家法律研究的重點。例如德國杜塞爾多夫法院在審理華為訴中興專利侵權一案中，曾就“標準必要專利許可談判中何為善意”這一法律條文尚未解決的問題請示歐盟法院的意見，后者答復后，在隨后的Sisvel訴海爾一案中，德國杜塞爾多夫法院就將歐盟法院的思路作為準繩，給出了預見性很強的裁判結果。

如果產品出口前未就該案件做研究，而僅根據自己的見解對法律條文規定的“善意”做判斷，恐怕會造成不可估量的法律后果。筆者之所以強調案例研究重要性的另一個典型案例是華為訴Unwired Planet一案，通常業內人士對標準必要專利許可的“無歧視”原則較為一致的認識是：專利權人對不同的被許可人提出的要求應當一致，但英格蘭和威爾士高等法院對該案作出的裁決卻是：專利權人對某被許可人給出更低的許可費率并不一定造成“歧視”，除非費率的區別影響了兩個被許可人之間的競爭。如果在產品出口到英國前不了解該判決結果，而仍按常理對“無歧視”原則進行理解，從而武斷拒絕專利權人的許可要求或提取低額度的專利風險準備金，則被判禁令或懲罰性賠償的幾率就會大大提高。

2.內部資源

(1)技術人員

要判斷擬出口產品是否侵權，首先要了解自身產品的設計思路或構造，如果產品是企業內部技術人員設計的，則其便成為侵權判斷或專利規避的關鍵。但需要注意的是，由于技術人員只了解技術層面的內容，并沒有專利侵權判斷的知識和經驗，因此不應該向技術人員提出“產品是否侵權”這樣的疑問，更不要把專利文件給技術人員看，而是應當事先總結風險專利的關鍵技術特征，再據此詢問技術人員擬出口產品相應部件的設計思路、工作方法或結構特征，再由專利工程師做專業的侵權分析。筆者在與技術人員交流的過程中，就曾有這樣的體會：如果事先把專利文件出示給技術人員，由于他不了解如何界定專利的保護范圍，在閱讀后往往會作出產品侵權的判斷，即使產品實際并未落入專利的保護范圍。當然，如果技術人員有專利申請經驗并且對專利有正確的認識，則不必拘泥于筆者所述的步驟和方法。

(2)專利工程師

在了解擬出口產品的技術特征后，是否落入風險專利的保護范圍，就要靠專利工程師進行專業判斷。但是專利的保護范圍是一個相對模糊的邊界，往往會因為不同人對相同技術術語的不同理解而得出不一樣的結論，因此僅僅依靠專利工程師的主觀認知是不夠甚至危險的，他需要通過檢索專利訴訟數據庫，查詢擬出口國法院對特定技術術語作出的解釋，從而對專利保護范圍作出相對確定的判斷，并在此基礎上判斷擬出口產品是否侵權或者如何設計技術規避方案。

筆者在工作中時常遇到不同法院對同一技術術語做出截然不同理解的情況，其中一個例子是：權利要求原文寫明“First header”,但并未明確第一文件頭的數量，美國德州東區法院對此的解釋是“一個或多個第一文件頭”，而加州北區法院的理解確是“有且僅有一個第一文件頭”，被訴侵權產品具有多個第一文件頭，因此兩個法院得出了完全不同的侵權判斷結論。如果和被訴產品具有相同設計的產品擬出口到美國，則專利工程師應通過專利訴訟數據庫找到這兩個案件，并作出產品運輸和銷售應避開德州的結論。如果他沒有做這個工作，而是按照他的經驗理解為“有且僅有一個”，雖然從專業角度看并沒有什么錯，但一旦按此結論將產品出口到德州，則一定是被判侵權的結局。

(3)法務

企業內部法務需要透徹學習擬出口國家相關法律法規和司法實踐，熟悉并追蹤同行在相關技術領域發生的訴訟案件進程及結果，了解產品出口到目標國家的風險、采取何種策略規避這種風險以及評估可能為此付出的成本。法務同樣需要通過查詢專利訴訟數據庫以及咨詢外部律師獲取上述客觀信息，據此作出風險評級，判斷是否存在刑事犯罪風險，推算專利許可費用或者可能面臨的賠償，提出風險準備金提取建議。如果產品關鍵部件是由供應商提供，則應提前制定供應商知識產權實力評級，與采購部門共同商定和選擇供應商，并與供應商簽訂知識產權擔保合同或共同制定專利風險聯合應對方案。

3.外部資源

(1)外部律師

海外的專利風險和專利訴訟在很大程度上需要依靠當地的律師協助進行評估或處理，尤其是上文提到的企業內部人力資源不足的情況下，律師的選擇往往決定了案件的勝負。進行根據筆者的觀察，國內很多企業在選擇外部律師時具有很大的盲目性，往往是通過熟人介紹或者委托國內律所再由其轉委托給國外律所，這種選聘律師的方法雖然能省去很多麻煩，但有一個很大的弊端：企業無法判斷該律師的真正實力以及無法根據個案的特點選擇適宜的律師。下面筆者將對企業根據其不同需求選聘律師方法的優缺點提出個人見解，以期對讀者選聘合適的律師有所助益。

1)來本企業拜訪過的律師

親自來本企業拜訪過的律師由于和企業內部人員有過面對面的接觸和交流，能夠加深對彼此的了解，便于建立互信，并且能在一定程度上增強合作默契度。但如果選擇面僅局限于這些律師，可能會只見一木不見森林，錯過很多其他更好的選項，同時其業務不一定精湛，也不排除其個人能力不能滿足企業的期望或案件處理方法和結果差強人意的可能。

2)有中國成長背景的律師

這類律師有中國成長背景，不僅能用中文與企業內部人員無障礙交流，還因其深諳中國文化、中國人的行事方式以及客戶行為背后的原因和動機，在合作過程中可以減少很多猜疑和誤解，且能用恰當的方式實現更好的溝通，也另合作更加愉快和順暢。但這類律師畢竟人數太少，導致企業可選擇面太小，且同樣存在業務不精湛的可能，如果僅局限于這些律師，也有可能無法達到預期的案件辦理效果。

3)與上游供應商合作過的律師

如果專利糾紛涉及上游供應商提供的部件，聘請與供應商有過良好合作的律師會是一個不錯的選擇。一來這類律師熟悉該部件涉及的技術，在技術分析上有相當的優勢;二來其可以在已掌握的知識和供應商案件辦理過程中積累的材料基礎上處理本企業委托的案件，可以減少很多工作時間，從而節省大量費用。但由于本企業和供應商不總是利益一致，律師有可能在辦案過程中受供應商的影響而有所保留，甚至可能在本企業與供應商存在利益沖突的時候，站在供應商一邊繼而損害本企業的利益。企業在選聘這類律師時，需要根據案件具體情況和供應商與本企業的知識產權擔保合同的約定來作出正確的判斷和選擇。

4)知名同行企業雇傭過的律師

利用專利訴訟數據庫可以輕松查詢到同行企業在其知識產權訴訟案件中聘用的律師事務所及律師，如果是本行業的龍頭且訴訟經驗豐富，其多次選用的律師一般實力都非常不錯，專業能力和辦案經驗都毋庸置疑，且其熟悉相關本領域的技術，技術分析的效率和質量都有保證。但這類律師通常收費都比較昂貴，且其可能因本企業與其已有客戶存在競爭關系而拒絕代理。

5)通過訴訟數據庫查詢到的律師

如果想有范圍更廣的選擇，還可以通過訴訟數據庫查詢多次處理過相關技術領域訴訟的律師，再結合企業的預算、溝通的便利程度、利益沖突等因素做篩選。

(2)外部技術專家

外部技術專家是做專利侵權分析、無效檢索甚至涉案出庭時能夠發揮作用的重要資源，可靠的技術專家了解本技術領域的現有技術和公知常識，熟悉很多技術特征的等效替換方案，能夠準確理解專利說明書描述的技術方案，甚至能夠幫助設計技術規避方案。擬出口國的技術專家的作用還體現在：一旦企業被訴，外部技術專家可以充當專家證人，出具分析意見或出庭作證，往往能對法官產生一定的影響力，促使其作出對本企業有利的裁決。企業應當建立在本國和擬出口國都尋找一些可靠的技術專家并建立長期合作關系，而不是在需要的時候臨時倉促尋找，這樣才能保證知識產權風險防范和排查工作的質量。

(3)供應商

如果擬出口產品含有供應商提供的部件，尤其是關鍵部件，則供應商對本企業的作用不言而喻，有時專利分析和規避工作甚至需要完全依賴供應商的幫助。企業內部知識產權部門能否與供應商建立互信并保持良好的合作關系，將是決定此類訴訟結果的關鍵因素。因此建議知識產權部門介入本企業的采購流程，獲得選定供應商的“投票權”，并與供應商簽訂知識產權擔保合同，保障本企業在遇到知識產權風險并有遭遇經濟損失之虞時，能夠得到供應商的幫助或賠償。

4.數據庫資源

(1)專利檢索分析數據庫

專利申請過程中的查新檢索、專利無效過程中的對比文件檢索、進行專利布局、繪制專利地圖、專利收購等工作都需要利用專利檢索分析數據庫。目前在國內外有若干專利數據庫可供選擇，國內的很多數據庫使用門檻低、簡單易用、價格實惠，但對于專利侵權排查較為重要的語義檢索功能主要是面向中文，做外文專利檢索時效果有限。國外著名專利數據庫專業化程度和學習成本更高，而且價格昂貴，但對外文專利收集得更為全面，個別數據庫甚至將全部收錄專利全文翻譯成英文，語義檢索功能也很強大，對于企業做海外風險專利排查非常有幫助。企業可根據自身情況購買合適的數據庫，并確保負責風險排查的專利工程師能夠熟練運用。

(2)專利訴訟數據庫

上文提到企業內部專利工程師做專利侵權分析及法務做行業訴訟情報收集、風險評估和律師選聘都需要用到專利訴訟數據庫。從全球的司法判決文書公開情況來看，只有美國的電子化公開程度接近100%，歐洲、日本、中國、韓國等國家和地區的電子化公開程度都不盡如人意，這給知識產權從業人員查取案例造成了很大不便。目前市面上針對美國的案例數據庫選擇較多，案件信息也比較全面，各個數據庫在使用便利性、全面性和數據處理深度等方面存在一定差異，價格也參差不齊。筆者在工作中有幸了解到一種收集了全球主要國家知識產權案例的數據庫Darts-ip,其在世界各地以與法院簽約獲取裁判文書或員工定期赴法院調取案件文書的方式，取得判決書原件并做電子化處理，再進一步對裁判文書做數據提取和人工法律分析，對于產品出口風險排查非常有幫助。企業可根據自身的需求和財力進行選擇。

二、風險識別

在資源準備充分的情況下，風險識別將變得較為容易，正所謂“磨刀不誤砍柴工”。筆者將根據風險從高到低的順序，對三類專利的識別方法進行簡單總結。

1.侵權警告函指出的專利

如果企業收到的專利侵權警告函明確指出了風險專利，則可能基于以下幾種情況;(1)從形式上看，如果專利權人僅在警告函中列出疑似侵權產品名稱和型號，提供了一個或幾個專利號，甚至呈出Claim Chart,則這類專利風險很高，決不能等閑視之。專利權人很可能對本企業產品進行了拆解或對產品的工作方法和步驟進行過研究，并與其專利進行比對，找出了侵權蓋然性較大的專利。(2)專利權人提到其擁有本行業產品必然會實施的專利，已向相關標準組織作出過專利聲明，并列出了專利列表，雖然沒有提供claim chart，但此類專利侵權的概率也較大。(3)專利權人在警告函中既未列舉具體侵權產品名稱，也未提及具體專利號，則此類警告函很可能是訛詐函件，根據歐美最新的司法實踐，這類侵權警告不屬于“善意”談判邀約，企業可以不予理會。(4)專利權人在警告函中提到侵權產品名稱，并列出一長串專利列表，這種情況也許是專利訛詐，也許的確存在侵權的可能，需要結合專利權人在本行業的地位、名聲和其訴訟情況做綜合判斷。

2.本行業高風險專利

首先，上述提到的標準必要專利是本行業產品無法回避的風險最高的專利。其次，通過專利訴訟數據庫篩查出的同行企業或上游供應商頻繁被訴且被判侵權的專利也存在非常大的危險性。

3.自行排查出的專利

專利工程師根據本企業產品的技術特征，利用專利數據庫檢索出覆蓋了這些技術特征的專利，則同樣具有一定危險性，此時需要將這些專利導入專利訴訟數據庫進行檢索，探查這些專利是否有相關訴訟記錄，以印證自身的侵權排查結論或評估專利侵權風險轉化為現實的可能性。

4.聯合供應商排查出的專利

如果產品核心部件都由供應商提供，企業自身難以識別該部件涉及的風險專利，則可能通過上文所述的利用專利訴訟數據庫篩查供應商同行頻繁被訴專利的方法，請供應商進行識別。

通過以上方法已經能夠初步篩選出可能對本企業擬出口產品具有威脅的專利清單，針對上述專利，企業技術人員、專利工程師和上游供應商應當結合自身產品技術方案進行對比分析，識別出對擬出口產品而言真正具有高風險的專利，再有計劃地進行風險規避。

三、風險規避

1.設計技術規避方案

技術規避是所有風險規避措施中最為根本和有效的。這就要求企業的知識產權風險排查工作走在產品設計方案最終落地之前，而不是等生產模具和生產線都已準備完畢、甚至產品都已實現批量生產之后。越早識別出專利風險并尋找替代方案，受到的損失就會越小。現實中很多企業都是在產品出口前夕才令知識產權工作人員做風險排查，原因是其錯誤地認為風險規避就是法務準備一些法律文件就可以解決的問題，不會影響到整體技術方案的設計。如果不未雨綢繆，一旦風險轉化為現實，則悔之晚矣。

如果產品核心部件都由供應商提供，則可能通過上文所述的方法，聯合供應商進行識別。如果確有侵權，則可嘗試讓供應商更改技術方案或更換其他供應商，如果沒有更好的備選項，則應盡量與供應商簽署知識產權擔保合同，確保侵權訴訟發生后能夠得到經濟上的補償。

2.針對風險專利進行環繞式專利布局

如果企業不具有技術規避的能力或無法繞開風險專利，則可考慮針對風險專利進行環繞式專利布局，例如就實施風險專利所必須使用的上游技術、風險專利技術的各種替換方案等申請專利，當風險轉化為現實時，可用這些專利作為籌碼與專利權人展開談判或進行交叉許可，以避免或降低專利侵權帶來的經濟損失。

3.針對高風險專利進行無效檢索

通過專利權無效可以使專利權人失去起訴的資本，也可以為與專利權人達成和解提供籌碼和基礎。先對高風險專利進行無效檢索，再根據需要合理利用這些檢索結果，將對專利風險規避大有裨益。但企業用于無效檢索的成本有限，在高風險專利數量較多的情況下，不可能針對所有風險專利做無效檢索，因此筆者將根據自身的經驗和理解作出一些篩選建議：

首先應當把已排查出的高風險專利導入上文提到的專利訴訟數據庫進行檢索，查詢這些專利是否已被他人提出無效，結果和進展如何，如已被判無效，或者無效請求人已獲得絕對優勢，則可把這些專利從無效檢索備選清單中排除。

其次是評估剩下的高風險專利權人是否具有危險性。可利用上文提到的專利訴訟數據庫查詢這些專利權人是否發動過侵權訴訟，一般而言，有過起訴歷史的專利權人對企業而言風險更大，因此在選擇目標專利時，應重點選取這些專利權人的專利。

再次是評估專利無效的難度，這步的關鍵提前對專利權人的專利穩定性做一個整體判斷，利用上文提到的Darts-ip數據庫可以較為容易地通過統計數據了解到某專利權人的專利被無效的案件數量、無效成功率及主要的無效理由，根據專利權被維持的比例大小，可以判斷出該專利權人的專利質量和穩定性，由此可以預知無效其專利的難度。企業可充分評估無效該專利的必要性，再根據自身的預算和專利無效的成本進行選擇。

進一步，在進行無效檢索時，對于如何提高精準度和效率，筆者也有一點體會供讀者參考：利用Darts-ip數據庫，檢索目標專利同族是否在擬出口國以外的其它國家經歷過駁回復審或無效訴訟，如果裁判結果是被最終駁回或無效，則當事國的法院或專利局所找到的對比文件和無效理由則可作為無效目標專利的重要參考。采用這種方法不僅可以幫助做無效檢索的工作者跨越語言障礙找尋對比文件，還能省去大量篩選最佳對比文件的寶貴時間。

4.提起專利無效訴訟

對于已經做過無效檢索的專利，可以根據實際情況判斷是否應當對其提起無效訴訟。首先建議鎖定侵權警告函明確指明的專利，其次評估已找到的對比文件是否足以無效目標專利，然后估算專利無效訴訟的成本是否在預算范圍內，再次需要結合專利權人的角色和地位斟酌無效其專利的必要性：例如，若對方是NPE，且已向企業發送過警告函，則提起無效訴訟可對其產生較大的震懾力，迫使其放棄提告;如果對方是競爭對手，如果其手握大量專利，在自身專利儲備較弱的情況下，率先提起無效訴訟可能會引起其報復性反撲，最終得不償失;如果對方比本企業專利實力弱，則可嘗試發起無效，盡量提前消除出口隱患。企業需要對上述內容進行較為準確的判斷，做到知己知彼，理智決策。

5.提起確認不侵權之訴

對于比較好訴的專利權人警告函中明確提到的專利，如果在風險識別過程中發現本企業產品明顯不侵權，尤其是已有相關判例支持該結論的情況下，可選擇在對自身有利的法院管轄地提起確認不侵權之訴，以掌握案件的主動權。如果不主動占取先機，而是等專利權人起訴后才被動應訴，則可能面臨審判地、適用法律、先例都對自身不利的窘境，白白喪失“主場優勢”。

6.準備律師函或保護信

如果企業用于出口知識產權風險規避的預算有限且風格保守，以上提到的主動提起無效訴訟及確認不侵權之訴都無法作為備選項，則筆者強烈建議企業在已做不侵權分析和無效檢索的情況下，聘請擬出口國當地律師撰寫律師函或保護信(內容與律師函相似，只是在不同國家稱呼不同)，內容包括不侵權和無效分析的結論和原因、專利權人存在懈怠、專利不具有可執行性等。在不同的國家，律師函或保護信有不同的作用和遞交方式，企業需要事先研究擬出口國的相關法律法規且咨詢當地律師當地的司法實踐和慣常操作。例如在美國，律師撰寫的保護函不必事先遞交給法院，企業自行保留即可，一旦專利權人起訴，企業可呈出準備好的律師函，可以在很大程度上減輕甚至消除被判惡意侵權和懲罰性賠償的風險。在德國，法律并未定義保護信的概念、形式、遞交方式和法律效果，但在實踐中，法院在只聽取專利權人的單方面陳述后批準其臨時禁令請求的概率很高，因此往往有企業在感受到侵權風險時提前向法院遞交，以爭取在事前為自己辯護的機會，減小法院下達禁令的概率，事實證明如果保護信的內容能夠得到法官內心的認可，則可在很大程度上避免禁令風險。這種風險規避措施是從實踐中探索出來的，只有當地經驗豐富的律師能夠準確把握其操作方式，因此建議企業利用專利訴訟數據庫選擇在該法律事務上具有經驗的律師并盡早建立聯系，咨詢相關事宜并根據律師的建議及早做準備。

7.取得風險專利權或實施許可

如果上述選項對企業而言均不具有可實施性，取得風險專利權或實施許可則是最保險的方式。但這完全依賴于專利權人的意愿、企業的經濟實力和談判能力，企業可根據實際狀況進行選擇。

8.做好產品設計研發記錄

如果擬出口產品是企業自行設計的，從立項開始至產品成型整個過程的設計思路、草圖、實驗記錄、會議記錄都應當完整保留，這樣做的目的在于：如果有人搶先申請了專利并起訴企業侵權，可以用上述資料進行先用權抗辯;或者即使在他人申請專利后才開始產品設計，在某些情況下這些材料也能在一定程度上降低被判惡意侵權的可能性。

9.改換營銷方式

對于完全不具備上述任何一種方式的實施能力，尚未進入專利權人視野而又愿意冒很大風險的企業，可以嘗試以下途徑降低潛在風險：

(1)改換物流通道

以歐洲為例，如果專利權人只在A國有維權記錄，可以從A國的鄰國B入境，然后從B國通過陸路進入A國，這樣可以在很大程度上繞過A國的海關，減小海關查扣風險。

(2)改變宣傳方式

刪除企業網站、電子銷售平臺、產品宣傳手冊上與風險專利有關功能的介紹，以免留下侵權證據。

(3)更換銷售途徑

尋找一家較為安全的中間商，在國內將產品賣給中間商，再由該中間商出口至目標國并將商品轉賣給客戶。

以上關于產品出口專利侵權風險排查的資源準備、風險識別和規避措施是從筆者自身的實踐出發，側重于提供一些行之有效且具有可操作性的方法性建議，并不能完全消除風險，但可在一定程度上降低風險發生的概率，且部分思路和措施可為風險轉化為現實后贏得訴訟或減少損失提供幫助，同業者可根據自身的情況有選擇地實施。

本文轉自：中國企業知識產權研究院