用于出資的專利權被宣告無效后股東

是否需補充出資？

隨著國家知識產權的戰略部署以及市場規范化發展，知識產權已經成為特定行業的核心競爭力，企業為了獲得有利的市場地位，往往會引入高新技術。因此，在公司的設立、增資、并購的過程中，出資人以專利權作價入股的的情況也逐漸增多。本文將以用于出資的專利被宣告無效后股東是否補充出資這一問題作為切入點，探討公司在接收專利權作價出資的法律風險與應對。

一、專利權的不穩定因素—無效宣告制度

《專利法》第四十五條:“自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效?！?/p>

《專利法》第四十七條：“宣告無效的專利權視為自始即不存在?！?/p>

專利權不同于房屋、車輛等可直接占有、使用、收益的實物資產，其價值主要體現在兩個方面：1、專利權中技術方案本身的商業價值；2、專利權賦予技術方案的排他性使用，即企業通過壟斷技術獲得的交易優勢。一旦專利權被無效，法律賦予專利權的壟斷地位將不復存在，企業將無法獨占該技術，其商業價值也將大打折扣。因此，公司在接收專利權作價出資時除了考慮其技術價值外也應當審查專利的穩定性。

二、用于出資的專利權被宣告無效后股東是否需補充出資？

根據公司法及司法解釋的規定，使用專利權出資的應當評估作價，核實財產。如果出資的專利權未經評估作價且實際價值又明顯低于公司章程所定價額的，則該出資人應當履行補充出資的義務。非貨幣財產未經評估作價出資的情形，相關法律已經明確規定，本文不再贅述。那么專利權的作價出資合法的情況下專利被宣告無效，股東是否需要補充出資？

第一種觀點：股東應當對其作價出資的專利權承擔“瑕疵擔保責任”，專利權被無效后，該股東應當補充出資。

該觀點認為專利權被宣告無效往往是因為該發明或者實用新型不具備新穎性、創造性、實用性，或者違反國家法律、社會公德、妨害公共利益等原因，系專利權記載的技術方案本身存在不完善導致的權利滅失。股東作為專利權人存在過錯，應當負責。

其次，雖然《公司法》及其司法解釋中沒有明確規定股東以非貨幣財產出資應當承擔瑕疵擔責任。但是以專利權作價出資本身就是通過轉讓專利權換取公司股權的行為，其本質仍是交易，應當參考適用《合同法》的相關規定。股東應當對出資的非貨幣財產承擔瑕疵擔保責任。

因此，當作價出資的專利被宣告無效后，股東基于“瑕疵擔保責任”應當補足出資。

第二種觀點：專利被宣告無效屬于“因客觀因素導致出資財產貶值”，按照法律規定，該股東無需再補足出資

該觀點認為，貨幣與非貨幣財產區別在于前者的價值相對恒定，而后者的價值有浮動的可能性。這種浮動既可能是上浮也可能是下浮，那么公司在同意接受非貨幣財產出資時就應當盡到足夠的審慎義務，從財產的使用期限、維護成本、滅失風險等各個方面估量財產的價值。如果公司同意接受股東以專利權作價出資，應視為公司認可專利權價值、了解專利權的風險。因此，當該專利權因被宣告無效時，屬于因客觀因素導致出資財產貶值。

根據公司法司法解釋三第十五條：“出資人以符合法定條件的非貨幣財產出資后，因市場變化或者其他客觀因素導致出資財產貶值，公司、其他股東或者公司債權人請求該出資人承擔補足出資責任的，人民法院不予支持。但是，當事人另有約定的除外?！?該股東無需再補足出資。

第三種觀點：宣告專利無效的決定對出資行為不具有追溯力，該股東無需再補充出資

該觀點認為，根據《專利法》第四十七條的規定：“宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償?！倍詫＠麢嘧鲀r出資必然包括了專利權的轉讓。因此，宣告專利無效的決定對出資行為不具有追溯力，股東無需補充出資。

最高院觀點：用于出資的專利權被宣告無效后股東無需補充出資

根據近期最高人民法院作出的（2019）最高法民終959號民事判決的裁判觀點，最高院認為用于出資的專利權被宣告無效后股東無需補充出資，理由既包括上述第二種觀點也包括第三種觀點。

判決書節選如下：

對此，本院作如下評判:

根據公司法第二十七條的規定，股東可以用知識產權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資，對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。

公司法司法解釋（三）第十五條亦規定，出資人以符合法定條件的非貨幣財產出資后，因市場變化或者其他客觀因素導致出資財產貶值，該出資人不承擔補足出資責任，除非當事人另有約定。

據此，出資人以知識產權出資的，知識產權的價值由出資時所作評估確定，出資人不對其后因市場變化或其他客觀因素導致的貶值承擔責任，除非當事人另有約定。

……

本院認為，根據商標法第四十七條和專利法第四十七條的規定，注冊商標或者專利被宣告無效，對宣告無效前已經履行的商標或者專利轉讓不具有追溯力，除非證明權利人存在主觀惡意。

綜上所述，最高院觀點認為專利權作價出資后被宣告無效的，其本質屬于資產的正常貶值。其次，根據專利法第四十七條的規定，宣告無效的決定對已經履行的專利轉讓不具有追溯力。據此，出資人使用專利權作價出資后專利被無效的，無需補足出資。

三、風險提示與律師建議

商場如戰場，稍有不慎就將功虧一簣，在最高院審理的上述案件中，出資人將專利權、商標權共同作價1300萬元出資，而后專利權、商標權均被無效，公司可謂損失慘重。有鑒于此，律師建議公司在接收專利權作價出資時，應當重點考慮以下兩點：

1.謹慎接收實用新型專利作價出資

專利包括發明專利、實用新型專利以及外觀設計專利，其中包含技術方案的僅是發明專利以及實用新型專利。發明專利的授權需要經過實質審查，而實用新型初步審查通過即可授權。這意味著相對于發明專利，未經實質審查的實用新型的穩定性較弱。弱到什么程度呢？連法院也“嫌棄”。

參考《關于審理知識產權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規定》第九條的規定：“申請人以實用新型或者外觀設計專利權為依據申請行為保全的，應當提交由國務院專利行政部門作出的檢索報告、專利權評價報告或者專利復審委員會維持該專利權有效的決定。申請人無正當理由拒不提交的，人民法院應當裁定駁回其申請。”而專利權評價報告本身就類似于實質審查?？梢妼嵱眯滦蛯＠姆€定性十分薄弱。若作價出資的專利權為實用新專利，被無效的法律風險將大大增加。

2．與出資人明確約定相關專利權無效后的補充責任

雖然公司法司法解釋三第十五條規定因市場變化或者其他客觀因素導致出資財產貶值，股東不承擔補充責任，但該條同時約定當事人另有約定的從其約定。因此，公司在簽訂相關協議時，可以通過協商要求出資人對專利權的穩定性提供擔保責任。

來源：京師重慶宣傳中心